注册商标使用许可中的注意事项

随着经济全球化步伐加快,及我国商品与服务贸易的快速增长,商标使用许可已成为商品生产、销售以及服务领域中越来越普遍的商标使用形式,涉及制造、加工及饮食、饭店、修理等服务行业,特许经营、专卖店、招牌、企业字号、生产加工等使用形式。商标使用许可是一个双赢行为,这已被从事许可经营实践和理论研究的人士所承认。近几年来,商标许可使用合同备案量每年在万件以上,并逐年增加,体现出商标使用许可策略的重要性及其广泛应用。但商标使用许可如果利用不当,可能为商标权人带来负面效应。

1.商标使用许可中存在的主要问题

目前,我国企业在商标使用许可实务中突出存在一些问题。

(1)许可战略问题。其中主要问题是许可人盲目发展,滥施许可,损毁信誉,祸及自己。由于一些被许可人的商品质量问题,而影响了该商标的声誉,市场占有率连连下降。

(2)合同条款问题。近一半的国内企业不重视合同的签订,条款的制定粗浅,漏洞百出。这主要表现在:有的对质量监督条款未作约定,即使约定,也是笼统地约定,如“按甲方要求的质量生产”或“按国标生产”,没有明确约定质量标准和监督检查办法。这种状况将极大地影响我国企业的创品牌意识的提高,难以在提高商品或服务质量上有大的造就和进步,也不利于发生质量纠纷后分清责任。

(3)合同解除问题。大部分合同没有有关合同解除、终止的条款,造成签订合同易,解除合同难的现状。随着许可使用事务的增加,许可纠纷也大量发生,当事人要求提前终止合同履行,撤销备案的也越来越多。由于未约定质量条款或约定不清、市场价格不正当竞争、擅自改变注册商标等,致使在被许可方产品或服务质量发生问题或被行政管理机关处罚后,一方提出解除合同要求时,另一方以双方未约定因质量问题、违法行为解除合同条款为由,不同意解除合同。

(4)纠纷解决问题。有的当事人不重视纠纷的解决。在纠纷的解决方式、违约责任上不作约定或约定不清,造成履行中发生纠纷时,难以分清责任,或者无力诉讼。如某饮料企业与外国某企业签订商标许可使用合同时,约定的是发生纠纷由外国仲裁院仲裁,结果在真发生纠纷后中方企业的经济实力难以支付昂贵的律师费用去申请仲裁,而处于劣势。

正确分析和认识商标使用许可行为中存在的问题,有利于指导企业趋利避害,制定科学的商标使用许可策略。

2.商标使用许可应解决好的几个问题

制定科学的商标使用许可策略应解决好以下几个方面的问题。

(1)许可他人使用的商标必须是注册商标。依我国商标法规定,只有注册商标才有专用权和许可使用问题,未注册商标不享有专用权,不能禁止他人使用,他人有权任意使用而无须经谁允许。如果就未注册商标与他人订立使用许可协议并收取使用费,是一种欺诈,那么,还应予以返还和赔偿。

(2)许可不能超过被使用商标本身的范围和期限。许可使用注册商标的商品,应以注册商标核定使用的商品为限,许可的期限应在商标有限期内,商标办理续展手续后,如欲继续使用的,应重新订立许可合同。
注册商标使用许可中的注意事项

(3)实施许可行为时,要慎重考核对方。对许可人来说,要选择守法经营、信誉好、技术力量强的企业作为被许可人,切忌滥施许可。对被许可人来说,应选择商标信誉好,市场占有率高或有潜力的商标,不应选择没有知名度的商标,否则你的使用过程就是为该商标所有人铺市场、打广告的过程,不仅回报低,而且是为别人做嫁衣。被许可人更要注意查验许可人是否有商标注册证原件和营业执照或有效证件,二者是否名义一致,所许可使用的商品或服务项目是否在专用权保护范围之内。

(4)许可合同应力求全面。对合同履行中可能遇到的问题尽量预先约定,“先小人后君子”,合同的条款尽可能全面、严格,必要时可请律师、法律专家审定。

合同应当明确商标使用许可费等技术性问题。许可费分无偿使用、年度定额缴纳、按被许可方实际生产量缴纳等几种计算方式,许可双方应根据实际情况协商确定。商标知名度较高的,可按该商标因知名度而增值的部分计算;一般商标可采取定额或按实际商品生产量计算的方法。

许可方应特别重视对商标信誉的维护和商标专用权的保护,力争在合同中加以约定。商标信誉和商标专用权是实施商标使用许可的前提。失去商标信誉和商标专用权这个前提,被许可人的经济利益也无法得以保障。

(5)被许可人应当在商品上标明自己的名称和商品实际产地。许可合同仅是许可使用他人商标,并不意味着同时使用他人企业名称和产地标记,名称和产地也不能许可他人使用。如果被许可人不标明商品的真实来源,对消费者是一种误导和欺诈行为,对许可人利益也造成损害,还违反了许可合同,将使使用人承担各种相应的民事责任。依《商标法实施条例》第44条规定,对违反这一规定的,由工商行政管理部门责令限期改正;逾期不改正的,收缴其商标标识;商标标识与商品难以分离的,一并收缴、销毁。

(6)及时办理备案手续。如上所述,备案是使用权对抗第三人的条件,为维护自己利益,被许可人应积极督促许可人办理合同备案。