在类似服务上将他人注册商标的文字作为服务名称

案例:两个"皇冠CROWN”商标注册不当

1.案情简介

原告系台湾一家知名的箱包生产企业,近年来在中国内地亦进行了广泛的投资。1995年2月21日,原告经国家工商行政管理局商标局核准取得“CROWN皇冠”注册商标专用权,该商标为中英文竖排楷体字。商标注册有效期自1995年2月21日至2005年2月20日止。核定使用的服务项目为第42类的“提供住房设备,预定供膳宿寄宿处、供膳宿寄宿处、旅客住宿(招待所),旅馆预定、旅馆”(商标注册证号为778402号)及第42类的“餐馆、自助餐馆、快餐馆、咖啡馆、茶馆"(商标注册证号为778203号)。1989年2月18日,被告某酒店有限公司与被告假日酒店厦门公司签订“厦门假日酒店”管理合同,合同约定由假日酒店厦门公司全面负责某酒店有限公司的日常经营管理,包括商标管理、广告宣传、市场开发等。1992年1月5日由假日酒店厦门公司经营的某酒店有限公司正式开业,酒店对外命名为“厦门假日海景酒店”。1993年1月,假日酒店厦门公司按其内部管理等级的评定标准,将“厦门假日海景酒店”定为“皇冠级”,并从此将酒店的对外宣传名称改作“厦门假日皇冠海景大酒店”。从1993年1月至今,假日酒店厦门公司在经营中将“厦门假日皇冠海景大酒店”这一名称广泛用于酒店的广告宣传、营业招牌、名片、信封、发票以及客房用品、餐饮服务等诸方面,此外,假日酒店厦门公司还将“厦门假日皇冠海景大酒店”这一中文名称单独制成印章,加盖在其对外出具的“前厅发票”上。

2.一审法院审理和判决

法院认为,假日酒店厦门公司在庭审时出具的证据,即国家工商局商评字(1998)第2476号《两个“皇冠CROWN”商标注册不当终局裁定书》,证明原告至少在1996年商标局受理该商标注册不当争议案时,就已经知道被告假日酒店厦门公司在经营某酒店有限公司过程中使用了“皇冠”标识,而原告却于1999年才向法院提起侵权诉讼,据此认为原告的起诉已超过诉讼时效。但从庭审查明的事实看,被告从1993年1月至今,在酒店的对外宣传名称中一直使用“皇冠”二字。因此,原告在这种持续“侵权”状态下,有权在“侵权”期间随时提起诉讼。故被告假日酒店厦门公司主张原告的起诉已过诉讼时效的理由不符合法律规定,该主张依法不能成立。原告某皮件公司依法取得“CROWN富冠”注册服务商标专用权,该商标专用权在注册有效期内应受到法律的保护。被告假日酒店厦门公司未经原告许可,在经营某酒店有限公司过程中,擅自将原告注册商标的中文部分“皇冠”二字与被告原有名称中的“假日”、“海景”相结合,从而形成“假日皇冠海景大酒店”这一对外宣传名称。虽然两被告依法经工商部门核准登记的名称中并无“皇冠”二字,但被告假日酒店厦门公司在经营中广泛使用和宣传的却是带有“富冠”二字的名称。由于原告公司原有的知名度以及近年来在中国内地的广泛投资,从而使原告及商标“CROWN皇冠”在公众中均享有一定知名度。因此,被告假日酒店厦门公司擅自将原告注册商标的显著部分“皇冠”作为自己所经营的酒店对外宣传名称的主要部分,并通过广告、新闻媒体等进行广泛宣传,客观上易使公众将被告假日酒店厦门公司经营的酒店与原告企业的渊源产生某种联系,进而对二者的服务来源产生混淆,并导致消费者的误认。因此,依据《商标法》及其《实施细则》,参照国家工商行政管理局《关于保护服务商标若干问题的意见》第五条第二项的规定,被告假日酒店厦门公司的行为已构成对原告注册商标专用权的侵犯。而被告某酒店有限公司明知被告假日酒店厦门公司在日常经营中广泛使用侵权名称,仍将酒店发包于其经营管理,亦构成共同侵权。两被告理应对共同侵权行为承担相应的法律责任。另外,假日酒店厦门公司在庭审时辩称其是将“假日皇冠海景”作为企业的服务商标使用于自己承包经营的酒店,且该商标早在1993年1月就已开始使用,因此依据《商标法实施细则》第四十八条的规定,可以继续使用。但庭审查明的事实证明被告假日酒店厦门公司,在1989年至1991年年底的经营中并未在原有宣传名称中加上“皇冠”二字,且被告假日酒店厦门公司在庭审亦承认其所使用的“假日皇冠海景”系指酒店的对外宣传名称,目的是向广大消费者宣传该酒店系由假日集团管理的“皇冠”级的酒店,因此,假日酒店厦门公司辩称“假日皇冠海景”系其未注册的服务商标的抗辩理由缺乏充分的事实和法律依据,不予采纳。况且“皇冠”二字已由原告在相关服务项目上进行了注册;已获得在相关服务类别及项目上的注册商标专有使用权。因此,假日酒店厦门公司将原告的注册商标作为自己的对外宣传名称的行为已构成对原告的注册商标专用权的侵犯。而被告理应就其侵犯原告注册商标专用权的行为承担相应的法律责任。

根据《商标法》原第三条、第四条第三款、第三十八条第一款第(四)项及《商标法实施细则》第四十一条第一款第(二)项的规定,判决:①被告假日酒店厦门公司应立即停止以任何方式在酒店的宣传名称中使用原告的注册商标“皇冠”二字。②某酒店有限公司与假日酒店厦门公司共同赔偿原告某皮件公司经济损失人民币20万元,应于本判决生效后十日内支付,逾期按银行同期贷款利率计算利息。两被告互为连带责任。③被告厦门海景大酒店有限公司与假日酒店厦门公司应于本判决生效后十日在《XX日报》上刊登道欷声明,向原告某皮件公司赔礼道歉(道歉声明的内容须由法院审核)。④驳回原告某皮件公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币13010元由原告负担2010元,两被告共同负担11000元。

3.被告上诉的主要理由

被告某酒店有限公司、假日酒店厦门公司对一审判决不服,向省高级人民法院提出上诉。

上诉人某酒店有限公司上诉理由:①上诉人使用其未注册服务商标的方式是将“厦门假日皇冠海景大酒店”作为其对外宣传的名称,其中“假日皇冠海景”是其未注册的服务商标。被上诉人的注册商标是中英文不可分离的“皇冠CROWN",两种商标之间存在显著区别,不可能产生误认。②一审认定上诉人对其服务商标的使用方式是对外宣传名称,因此不能适用《商标法实施细则》第四十八条关于连续使用至1993年7月1日的服务商标可以在原有范围内继续使用的规定。事实上,上诉人将“假日皇冠海景”作为未注册服务商标自1993年1月开始正式使用,一审法院认定上诉人使用的“假日皇冠海景”是对外宣传名称就不能是服务商标,没有法律和事实依据。

上诉人假日酒店厦门公司上诉理由:①“假日皇冠海景”是上诉人未注册的服务商标,于1993年1月已经开始使用于位于厦门的酒店。上诉人将其未注册服务商标作为其对外宣传名称的一部分用于对外宣传。②一审法院未对上诉人所用的名称与被上诉人的注册商标相类似,足以造成误认这两项构成侵权的必要条件作任何认定,即判定上诉人侵权是缺乏令人信服的法律和事实依据。③一审认定上诉人使用的“假日皇冠海景”是对外宣传名称就不能是服务商标,没有任何事实和法律依据。
在类似服务上将他人注册商标的文字作为服务名称

4.原告(被上诉人)答辩的主要理由

原告答辩的主要理由是:

(1)上诉人将“厦门假日皇冠海景大酒店”作为企业名称和服务名称使用是客观事实,上诉人认为该名称系其未注册服务商标的主张没有依据:①将“厦门假日皇冠海景大酒店”视为企业名称是上诉人长期以来的自我认识并以此对外宣传。②上诉人将“厦门假日皇冠海景大酒店”作为企业名称、服务名称使用是客观事实。③上诉人庭审中以该名称未经工商部门核准来否认其是一企业名称。对此,被上诉人认为,上诉人从1993年1月共同管理酒店以来,实际上使用的企业名称是此名称而不是原登记名称。上诉人不仅将该名称制成酒店营业牌匾广泛宣传,还特别将其刻制成印章加盖于营业性票据上;依国家工商行政管理局《关于解?决商标与企业名称若干问题的意见》的有关规定,上诉人使用的名称作为一种不规范的企业名称,不能与被上诉人的已注册商标相对抗。④上诉人存在一些牵强的、自相矛盾的说法:上诉人在上诉状中称“厦门假日皇冠海景大酒店”系酒店名称,“假日皇冠海景”系其商标,这与上诉人一贯说法相矛盾,且“假日皇冠海景”从未脱离企业名称单独作为一种标识在任何场合使用,上诉人也未就其未注册服务商标的说法充分举证;上诉人在酒店服务领域是拥有并实际使用了其专用的服务商标(两个英文标识),又任意声称“假日皇冠海景”系其未注册服务商标,未免过于牵强。综上,《商标法实施细则》第四十八条之规定不适用于本案。

(2)上诉人在相同服务领域擅自将被上诉人的注册商标作为其企业名称和服务名称的核心部分,足以误导消费者,已构成侵权:①“皇冠”是被上诉人在中国境内提供餐饮、旅馆及娱乐等服务时所使用的服务商标且系注册商标。上诉人在被上诉人注册的相同服务领域,擅自将“皇冠”二字使用于酒店名称的显著部分,会令消费者误认该酒店与被上诉人的皇冠企业存在渊源或商业联系,从而对服务来源产生错误认识。②国家工商行政管理局《保护服务商标若干问题的意见》第六条规定:给他人服务商标专用权造成的损害包括损害的可能性。上诉人将“皇冠”作为酒店宣传名称中的显著部分广泛宣传,已对被上诉人在厦门成立皇冠酒店构成限制和妨碍,这也是对被上诉人商标专用权的一种侵害后果。

5.二审法院审理和判决

经审理查明,原判认定的事实基本属实。省高级人民法院审理查明,上诉人对“厦门假日皇冠海景大酒店”的服务名称用法主要有三种:一种用于酒店的信封、信笺;一种用于餐饮收据、前厅发票、营业招牌、广告牌及其宣传用品、洗衣袋、门环饰;一种用于牙签包装纸。某假日酒后厦门公司还将其集团注册的服务商标“HOLIDAYINNCROWNEPLAZA"与上述前两种“厦门假日皇冠海景大酒店”的服务名称组合在一起使用。被上诉人皮件公司于1997年12月20日与某市某大厦签订合同,许可该大厦于1998年1月1日至2000年12月31日使用被上诉人的注册商标“CROWN皇冠”(商标注册证号778402),之后,该大厦变更名称为某市皇冠旅店,营业招牌等使用了被上诉人的注册商标。被上诉人某皮件公司与某塑料制品有限公司签订商标使用许可合同,许可某塑料制品有限公司自1998年1月1日至2005年2月20日,使用被上诉人的注册商标(商标注册证号778402、778403),该合同已报国家工商行政管理局商标局备案。

省高级人民法院认为:被上诉人皮件公司系台湾知名的箱包生产企业。随着该企业在中国内地投资的不断扩大,其在部分地区享有一定的知名度。其经国家工商行政管理局商标局核准注册“CROWN皇冠”商标,则其于有效期限内在核定使用的服务项目享有商标专用权。被上诉人许可某市大厦、某塑料制品有限公司使用其注册商标,某大厦已实际使用了被上诉人的注册商标。上诉人上诉提出“假日皇冠海景大酒店”是其对外宣传名称,其中“假日皇冠海景”是其未注册服务商标,依据《实施细则》第四十八条规定可以继续使用。但从上诉人对“厦门假日皇冠海景大酒店”的实际使用情况看,“厦门假日皇冠海景大酒店”一直是被本案上诉人或与其注册商标、该酒店地址,或与其注册商标,或与该酒店电话号码结合在一起使用,并且该酒店对外出具的营业性票据加盖的印章亦是“厦门假日皇冠海景大酒店”。事实上“假日皇冠海景”从未脱离“厦门假日皇冠海景大酒店”而单独作为一种标识在任何场合使用。而“皇冠”二字是随着该酒店内部管理等级的提高而加入“厦门假日海景大酒店”服务名称中的,并非一直是与“厦门假日皇冠海景大酒店”组合在一起。审理中,上诉人也认为“皇冠”只是表示其内部管理的筝级。因此,上诉人无论是从主观意识上,还是实际使用上,均未将“假日皇冠海景”作为其未注册的服务商标,亦未将“厦门假日皇冠海景大酒店”作为其未注册商标的使用方式,而是作为其服务名称使用,这种未经依法变更登记的不规范的服务名称,不能对抗被上诉人的注册商标专用权。综上所述,上诉人提出“厦门假日皇冠海景大酒店”是其未注册服务商标“假日皇冠海景”的使用方式,缺乏证据,其主张不能成立。上诉人假日酒店厦门公司参与“厦门海景大酒店”管理经营后,未经工商行政管理部门审批,即擅自将其企业名称的主要部分“假日"组合进“厦门海景大酒店”中,是为了使公众对该酒店的服务来源与假日酒店厦门公司联系起来。同理,上诉人未经被上诉人许可,在与被上诉人注册商标相同的服务项目上,将被上诉人已注册商标“CROWN皇冠”中的中文部分“皇冠”作为其服务名称“厦门假日皇冠海景大酒店”的组成部分,同样易于使公众认为该酒店与被上诉人之间具有某种特殊关系,进而对该酒店的服务来源产生误认。依照《商标法实施细则》第四十一条第(二)项和国家工商行政管理局商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》的有关规定,上诉人的行为已侵犯了被上诉人的注册商标专用权。上诉人认为上述二者不近似,也不会造成公众误认无理,本院不予采纳。原判认定事实清楚,适用法律正确,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。