商标权利用尽及商品平行进口对商标专用权的限制

1.商标权利用尽

我国商标法中虽然没有商标权利用尽的规定,但在国际条约中,与商标权权利限制关系密切的一个问题是权利穷竭问题。权利穷竭,也称为权利用尽,主要讲的是在销售活动中,权利人只可正常行使一次权利,如果商标权人自己许可了一批商品的出售,则他人再如何转售这批商品,该商标权人无权过问。如果转售人违背与初售人订的合同,将商品卖到指定的地域之外,或卖给了非指定买主,而被买主再转卖,则初售人可以依合同法诉后者违约,而不能因转售及再转售的商品上带有权利人的商标,诉转售人或再转售人侵犯商标权。欧共体商标条例第13条规定:任何经商标权人许可而投入共同市场上的商品上所带的商标,均不会在转售中构成侵犯商标权,除非转售人在转售之前改变了有关商品的原样。

就商标权利国内用尽而言,各国显然都无一例外地加以接受。因为在商品首次出售后,如果还允许商标权利人在商品的进一步分销或转销中,干涉他人使用他的商标,无疑会严重限制商品的自由流通,造成人为的市场分割,而这是任何国家都不会答应的。

但就商标权利国际用尽而言,问题则有所不同,因为根据《巴黎公约》第6条,商标权具有地域属性,即商标权依不同国家的法律产生并相互独立。在一国获得商标权并不能自动在他国获得商标权,同样地,商标权在一国用尽并不意味商标权在另一国也当然用尽。如果不是建立统一内部市场这一压倒一切的需要,欧共体显然也不可能成功地迫使商标所有人接受权利共同体用尽。

事实上,虽然一些跨国公司在全球使用统一的商标,但由于各国的发展水平、管理水平及消费水平都有所不同,产品的质量显然参差不齐。但一般来讲,只要同一商品在各国的质量相对稳定,质量不一这种情况也不会损害相关公众的利益。可一旦承认商标权利国际用尽,各国的国门大开,质次价廉的商品肯定会流向质优价贵的国家,这些国家的消费者虽然不会对产品来源发生混淆,并仍然可以期望同一商标应该同一质量,但事实上全球还远不是一个统一的市场,商品的质量并不能保证恒定,因此不可避免地会给消费者造成质量上的混淆

2.商品平行进口

与商标权利用尽相联系的,是商品“平行进口”中的商标权问题。

商品平行进口是指在国际货物贸易中,一国进口商未经本国商标权人或商标独占被许可人同意,从国外进口并销售相同商标商品的行为。一般来说,构成商品平行进口至少应具备两个条件:一是平行进口的商品必须是受出口商标法律制度保护的正宗商品,至于假冒商品,就不是平行进口的问题了,权利人当然有权追究其侵权责任。二是平行进口的商品在其本国的市场售价要低于进口国相同商标商品的市场售价,否则平行进口市场也就无法存在了。

(1)商品平行进口合法性与否争议的原因。对商品平行进口合法性的态度,各国的立法和司法实践存在较大的差异,有些方面甚至相互对立。如美国原则上禁止商品平行进n,其主要法律依据为美国联邦商标法,即《兰哈姆法》;欧共体则承认在欧共体区域内商品平行进口的合法性,其主要法律渊源为欧共体商标条例第13条的规定;而日本公正交易委员会于1972年颁布《独家经销协议指南》,推出了所谓“商标机能理论”,对商品平行进口问题采取更为灵活和务实的做法。

各国在商品平行进口立法上产生差异的主要原因,是对商品的权利穷竭原则与地域性原则之间冲突的不同理解和各自运用。权利穷竭原则,亦称权利用尽原则。是对商标权的一种权利限制,指经商标权人许可将其有效注册商标附贴在商品上后,有关该商品的进一步转销、分销、乃至分销时分包装(分包装时改变商品质量的除外),如再附同样的商标,均无须再度获得许可。在一国之内,商标权的权利穷竭当属题中应有之义。而各国在商品平行进口问题上争议的焦点在于这种权利穷竭是否具有地域性,即是否会导致商标权的“国际穷竭”。所谓地域性原则,指商标权是依据每个国家各自的商标法而取得的相互独立的权利,它只能在依法产生的地域内有效。如泰国产正宗“LUX”香皂的“LUX”商标权,是依泰国商标法律而产生的权利,这种权利虽受泰国法律保护,但对我国没有当然的约束力。显然,如果权利穷竭原则突破商标“严格地域性”的限制,承认他国商标法律的域外效力,也即承认了商标权的“国际穷竭”,商品的平行进口即为合法,否则就构成商标侵权。

(2)商品平行进口问题的实质。商品平行进口问题的实质是如何基于本国经济社会发展现状,协调国家、社会公众、权利人之间的利益关系。美国作为世界知识产权大国,它所采取的禁止商品平行进口的做法,是为了维护其在知识产权领域内的优势地位,通过加强商标所有权人对制造商的控制,避免由商标权人授权许可的不同国家制造商之间的过度竞争,使制造商在被授权许可的区域内达到最佳的规模效益,从而最终实现商标所有权人利益的最大化。美国最高法院在1988年“电器地域限制”第二案中甚至认为,禁止商品平行进口可以限制不同国家制造商之间压价竞争,以避免由于制造商为维护其必要的利润而不得不偷工减料或向消费者提供不合适信息而带来产品质量和服务质量的下降。

欧共体承认在其区域内商品平行进口的合法性,是为了建立内部统一、无贸易壁垒的欧共体大市场的需要,以实现在欧共体内经济要素的自由流动和市场资源优化配置的目的。欧共体最高法院肯定了商品平行进口的价值,认为禁止商品平行进口的做法排挤了相同商标商品之间的竞争,是对竞争政策的扭曲,它剥夺了消费者在取消关税和进口数量限制后的最后利益,阻碍了欧共体市场的整合。
商标权利用尽及商品平行进口对商标专用权的限制

(3)我国对商品平行进口的态度。随着我国加入WTO,关税水平将不断下降,非关税壁垒日益减少,以前在我国并不突出的商品平行进口问题也逐渐浮出水面。特别是在东南亚金融危机的几年里,由于人民币坚挺,我国一度成为相对(与部分邻国相对)的高价位市场,商品平行进口争议案例也随之激增。对商品平行进口行为,我国商标法虽然没有规制,但相当部分法律专家和司法界主张,在国际公约尚未就商标权利用尽问题达成协议,以及我国与有关国家尚无对等互惠的安排前,我国对商标权的限制,完全可以比照欧共体及其成员国的做法,只规定国内用尽,暂不承认平行进口。从近几年法院审判的商品平行进口案件看,法院均不承认平行进口。

较为典型的案例为:上海联合利华公司(“LUX”商标的国内独占被许可人)向广州市中级人民法院状告广州经济技术开发区某公司从泰国进口并销售正宗“LUX”香皂的行为侵犯了其对“LUX”商标在国内的独占许可使用权。

1982年8月30日,商标局核准英国尤尼利弗有限公司注册LUX商标,该商标核定使用的商品为香皂、肥皂、清洁和擦亮用品。1992年8月30日,上述商标经核准续展有效期限至2002年8月29日。1995年9月28日,该商标经商标局核准转让注册,受让人是荷兰联合利华有限公司。1997年9月22日,荷兰联合利华有限公司作为许可方与上海利华公司作为接受方签订《联合利华商标许可合同》,约定:许可方授权被许可方在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)使用许可方在中国的一系列注册商标,其中包括注册号为161679号的“LUX”商标及633024号“LUX力士”商标,许可方式是非独占性、不可转让和不可再许可,合同有效期为1。年。1998年10月5日,上述两公司又签订了《关于商标许可使用合同的修改协议》,将上述合同的商标许可方式改为独占,并写明,如果发现任何侵犯该种权利的侵权行为,被许可方有权对任何侵犯这种权疝的侵权人采取法律措施(包括诉讼)或者其他接受方认为适当的行动,本协议有效期为两年。海关总署于1998年7月2日向荷兰联合利华有限公司签发了注册号为633024号“LUX力士”注册商标的《知识产权海关保护备案证书》,备案有效期至2003年3月9日。1998年11月中旬,上海利华公司分别在《人民日报》、《羊城晚报》等二十多种报纸上刊登声明,表明该公司为“LUX力士”商标在中国(香港、澳门、台湾地区除外)的独占生产权人和独占进口、销售权人。

1999年6月7日,某海关扣留了被告某进出口贸易公司申报进口的涉嫌侵犯上述商标权利的泰国产“LUX”牌香皂895箱,共112888千克。在某进出口贸易公司缴纳反担保金人民币18万元后,该批香皂由被告提取。该批香皂在表面及其包装盒上均明显使用了“LUX”商标。1999年7月20日,上海利华公司就此事向人民法院起诉。

法院经审理认为:原告上海利华公司是注册号为161679号“LUX”商标及注册号为633024号“LUX力士”商标在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)的独占许可使用人,对其上述商标独占使用的权利受到法律保护。被告进口“LUX”牌香皂,是与161679号注册商标核定使用商品之一香皂的同一种商品上使用了与该注册商标相同的商标,也是在与633024号注册商标核定使用的商品之一肥皂的类似商品上使用了与该注册商标近似的商标。633024号注册商标虽然除“LUX”英文字母外还包括“力士”中文字,但鉴于后者是前者的中文音译,整体而言该注册商标与被告进口香皂上使用的“LUX”商标的音、形仍然相近似,被告抗辩认为633024号注册商标与本案无关的理由不能成立,在未经上述两注册商标的权利人许可的情况下,由被告进口的上述香皂应属侵犯上述两注册商标的商品。被告进口上述香皂且在海关扣押后缴纳反担保金提取该批货物并承认已交付他人,应属经销行为,被告也未提交足够的证据证明其系代理他方进口上述香皂。鉴于原告上海利华公司早已在此之前在国内多家报纸上刊登其享有“力士”商标独占许可使用权的声明,故应认定被告经销了应知是侵犯他人注册商标权的商品,侵犯了原告对上述两注册商标享有的独占许可使用权。至于被告抗辩主张本案是平行进口问题,由于其并未提交足够的证据证明该批香皂来源于上述两注册商标的注册人或者经过商标注册人的许可,故被告的此种抗辩不能成立。被告应立即停止侵权行为,向原告赔礼道歉并赔偿损失。但是原告以其自行委托审计的1994年公司产品的利润作为推算被告经销获得的依据不能成立。其要求被告在广东及上海的多家报纸上赔礼道歉亦缺乏充足的理由。鉴于原告因侵权所受到的损失和被告因侵权而获利的利润均无相应证据证实,本院参考被告的侵权时间、方式、程度及造成不良影响的范围,酌情判定赔偿额并责令被告在《南方日报》上向原告公开赔礼道歉。依照《民法通法》第一百三十四条第一款第(一)项、第(七)项、第(十)项、第二款、《商标法》第三十八条第(四)项、《商标法实施细则》第四十一条第(一)项、《最高人民法院关于西施兰注册商标侵权纠纷案有关问题请示的批复》的规定,判决如下:①被告某进出口贸易公司在本判决发生法律效力之日起停止侵犯原告上海利华公司对161679号“LUX”商标及633024号“LUX力士”商标的独占许可使用权的行为;②被告某进出口贸易公司一次性赔偿上海利华公司经济损失人民币50000元;③被告某进出口贸易公司在《南方日报》上刊登启事,公开向上海利华公司赔礼道歉(内容须经本院审定);④驳回原告其他诉讼请求。